Civile Sent. Sez. I Num. 14194 Anno 2004

Presidente: GRIECO Angelo

Relatore: RORDORF Renato

Data pubblicazione: 28/07/2004

Svolgimento del processo

Nel novembre del 1988 la Delta s.p.a. (in prosieguo indicata solo come Delta) citò in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la società inglese Alfa (in prosieguo Alfa) chiedendo fosse dichiarata la nullità di un brevetto (n. 1.143.237) del quale la convenuta era titolare e che aveva ad oggetto una nuova forma cristallina del cloridato di ranitidina. In via subordinata l'attrice chiese accertarsi che il medicinale denominato (omissis), da essa prodotto, non implicava contraffazione di quel brevetto.

Costituitasi in giudizio, la Alfa resistette alle domande dell'attrice ed, a propria volta, propose domande riconvenzionali per far accertare la contraffazione del brevetto ad opera della Delta, far inibire a quest'ultima l'ulteriore produzione e commercializzazione del medicinale (omissis) ed ottenere il ristoro dei danni.

Il tribunale, disposta una consulenza tecnica ed emesso in corso di causa il provvedimento d'inibitoria richiesto dalla convenuta, con sentenza del 13 febbraio 1997 rigettò le domande dell'attrice, accertò la denunciata contraffazione ed adottò le conseguenti pronunce, ivi compresa la condanna della Delta al risarcimento dei danni, liquidati in L. 300.000.000.

La decisione fu però impugnata dalla Delta e dalla Beta s.r.l. (quest'ultima quale successiva acquirente dai diritti di sfruttamento della Delta sul medicinale (omissis)) e la Corte d'appello di Roma, dopo aver dato corso ad una nuova consulenza tecnica, con sentenza emessa il 23 settembre 2002 riformò la pronuncia di primo grado e dichiarò la nullità del contestato brevetto.

Preliminarmente la corte disattese sia l'eccezione con cui l'appellata assumeva esser frattanto cessata la materia del contendere, in conseguenza della sopravvenuta scadenza del brevetto della Alfa, sia la richiesta di sospensione del giudizio in attesa della definizione di altra causa concernente la validità di un precedente brevetto (brevetto n. 1.126.759, di cui era titolare la società inglese Gamma, facente anch'essa parte del gruppo Alfa) che costituiva il presupposto di quello in contestazione.

Ritenne infatti la corte che la scadenza della privativa non avesse fatto venir meno l'interesse all'accertamento della validità del preesistente brevetto, in relazione ai problemi che erano derivati dal suo sfruttamento in epoca anteriore; e stimò che la questione della validità del brevetto della Gamma - nel frattempo risolta con passaggio in giudicato di altra sentenza della stessa corte d'appello - non incidesse sulla controversia riguardante il brevetto della Alfa.

Quanto al merito, la corte d'appello, rifacendosi alle conclusioni cui erano pervenuti i consulenti designati nel giudizio di secondo grado, escluse che il trovato in esame fosse dotato dei requisiti della novità e dell'originalità indispensabili per la valida brevettazione, e ne dedusse che il brevetto era nullo.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Alfa, formulando cinque censure corredate da successiva memoria.

La Delta e la Beta hanno resistito con un unico controricorso.

Motivi della decisione

1. Il primo motivo del ricorso, nel denunciare la violazione degli artt. 100 e 306 c.p.c. e 5 r.d. 29 giugno 1939, n. 1127, nonché vizi di motivazione dell'impugnata sentenza, si sofferma su due connessi profili di carattere preliminare: l'eccepita cessazione della materia del contendere ed i riflessi sulla presente causa di giudicati formatisi in giudizi diversi.

Secondo la ricorrente, poiché il brevetto della cui validità si discute nella presente causa è giunto a scadenza nelle more del giudizio, la corte d'appello avrebbe dovuto dichiarare cessata la materia del contendere. Contrariamente a quanto si legge nella sentenza impugnata, non permaneva alcun "interessa giuridicamente apprezzabile in capo ad una delle parti e tale da legittimare la pronuncia nel merito". La difesa della Alfa, infatti, nel richiedere al giudice di secondo grado la declaratoria di cessazione della materia del contendere, aveva manifestato la volontà di non più insistere sulle proprie domande riconvenzionali, già accolte in primo grado; nè poteva ipotizzarsi un qualche interesse delle appellanti a far accertare la legittimità del loro precedente comportamento, poiché tale legittimità era ormai definitivamente esclusa da altra sentenze, passate in giudicato, con cui era stata inibita alla Delta ed alla Beta la commercializzazione dal medicinale (omissis), che sfruttava il medesimo principio posto a base del contestato brevetto.

2. Nei rimanenti motivi di ricorso la difesa della Alfa, prospettando molteplici errori di diritto e difetti di motivazione, contesta nel merito la fondatezza della declaratoria di nullità del brevetto formulata dalla corte territoriale, imputando a questa di aver indebitamente avallato i vizi d'impostazione giuridica presenti nella relazione depositata dai consulenti tecnici nominati in grado d'appello e di non aver tenuto in alcun conto le decisive obiezioni a tale relazione sollevata dalla stessa difesa della Alfa.

3. Occorre, naturalmente, esaminare anzitutto il contenuto del primo e preliminare motivo di ricorso, che pone - come già accennato - l'interrogativo se la sopravvenuta scadenza del brevetto in contestazione sia circostanza tale da aver determinato la cessazione della materia del contendere. Interrogativo, va detto, che questa corte non potrebbe esimersi dal sollevare, anche indipendentemente dall'espressa formulazione del dedotto motivo di ricorso, atteso che la suindicata circostanza risulta esser già stata precedentemente accertata dal giudice del merito e non appare comunque controversa.

3.1. Per dare una corretta risposta all'interrogativo dianzi formulato occorre premettere che, come ormai chiarito dalle Sezioni unite di questa corte con la sentenza n. 1048 del 2000 (cui si sono poi adeguate molte altre pronunce delle sezioni semplici, tra cui la n. 1089 del 2003, la n. 3122 del 2003 e la n. 12844 del 2003, ed al cui insegnamento questo collegio convintamente aderisce), la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo, da pronunziare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, rilevabile ogni qualvolta sia venuto meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio medesimo.

Determina, quindi, la cessazione della materia del contendere il sopravenire, in corso di causa, di una situazione che, se avesse invece preceduto l'instaurazione del giudizio, avrebbe provocato l'inammissibilità della domanda per difetto dell'indispensabile requisito dell'interesse della parte a proporla. Se, infatti, per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse (art. 100 c.p.c.), in difetto del quale non è dato pretendere la tutela giurisdizionale, il medesimo interesse è richiesto perché la domanda resti viva l'azione non si esaurisce nel mero atto dell'introduzione della lite dinanzi al giudice, ma implica il permanere della pretesa e delle sue condizioni di ammissibilità sino al momento della pronuncia giudiziaria. Per ottenere una pronuncia sul merito della pretesa avanzata, quindi, la parte deve avervi interesse, non solo all'atto della proposizione della domanda, ma anche al tempo della decisione della lite.

Dal rilevato collegamento tra l'interesse alla proposizione della domanda, come condizione dell'azione, ed il successivo venir meno di tale interesse, come causa di cessazione della materia del contendere, derivano due conseguenze.

La prima è che, come per l'individuazione dell'interesse occorrente alla proposizione della domanda, così anche nell'accertare l'eventuale successiva cessazione della materia del contendere, si deve aver riguardo alla situazione obiettiva venutasi a determinare - se cioè, in base ad essa, sia ancora o meno possibile per le parti conseguire mediante il giudizio il risultato pratico, giuridicamente apprezzabile, che si erano da principio proposto - indipendentemente dallo spontaneo riconoscimento di tale situazione ad opera delle parti medesime (di talché, sotto questo profilo, non appare del tutto condivisibile l'affermazione, pur talvolta ricorrente nelle pronunce di questa corte, secondo cui la cessazione della materia del contendere in tanto può essere dichiarata in quanto i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata nella controversia e sottopongano al giudice conclusioni conformi intese a sollecitare siffatta declaratoria: si veda in tal senso, ad esempio, Cass. n. 11038 del 2002).

La seconda e che, nel verificare se una determinata situazione abbia inciso sull'interesse delle parti ad ottenere la richiesta tutela giurisdizionale ed abbia, quindi, provocato la cessazione della materia del contendere, occorre aver riguardo ai medesimi requisiti dai quali deve essere caratterizzato l'interesse all'azione previsto dal citato art. 100 c.p.c. Occorre considerare, cioè, se, per effetto della nuova situazione, sia venuto meno, o sia, invece, tuttora esistente, un interesse della parte dotato di sufficiente concretezza ed attualità; e deve aversi riguardo all'interesse specificamente riferibile all'azione esercitata, e non a quello che soltanto l'esercizio di una diversa azione potrebbe soddisfare (in ordine ai requisiti dell'interesse all'azione cfr., ex multis, Cass. n. 4372 del 2003).

3.2. Tanto premesso, in termini generali, e riprendendo ora l'esame della specifica situazione venutasi e determinare nella presente causa, si può senz'altro muovere dal rilievo (espresso del resto anche nell'impugnata sentenza) per cui la scadenza della validità di un brevetto fa venir meno il diritto di privativa per il periodo successivo alla scadenza medesima, ma lascia impregiudicata la questione se di quel diritto il titolare potesse validamente fruire nel tempo in cui il brevetto ha operato.

Per stabilire, allora, se detta scadenza abbia o meno provocato la cessazione della materia del contendere è necessario indagare sull'interesse sottostante sia alla domanda con cui si è inteso far dichiarare la nullità del brevetto sia alle eventuali domande connesse. Occorre, in altri termini, capire se l'interesse sotteso a quelle domande sia unicamente proiettato nel futuro - un futuro nel quale il contestato brevetto e però ormai privo di efficacia ed in rapporto al quale l'interesse di chi ha chiesto la declaratoria di nullità è perciò necessariamente svanito - o se invece si colleghi anche a vicende accadute prima della scadenza del brevetto, tali per cui conserva importanza lo stabilire se, al tempo in cui quelle vicende si sono verificate, il brevetto fosse o meno valido.

Orbene, come si è già riferito nella precedente narrativa, la presente causa nasce da un'azione promossa dalla Delta per far dichiarare la nullità del brevetto della Alfa ed, in via subordinata, per far accertare che il medicinale (omissis), prodotto dall'attrice (cui, in seguito, è subentrata la Beta), non viola la privativa rivendicata in quel brevetto. A tali domande di parte attrice si sono poi aggiunte quelle riconvenzionali, con cui la società convenuta, ribadita la validità del proprio brevetto, ha inteso invece farne accertare l'avvenuta contraffazione; in conseguenza della produzione e messa in commercio dell'indicato medicinale (omissis), con le conseguenti pronunce inibitorie e di condanna.

E' chiaro, dunque, che l'accertamento della nullità (o della validità) del brevetto della Alfa costituiva l'oggetto principale della vertenza: dal punto di vista della Delta (e della Beta), in quanto interessate a liberamente avvalersi nella proprie attività produttiva e commerciale degli insegnamenti rivendicati da quel brevetto ed, in particolare, a continuare senza intoppi nella produzione e nel commercio del medicinale (omissis); dal punto della Alfa, viceversa, proprio per impedire tale produzione e tale commercio, oltre che per ottenere il ristoro dei danni conseguentemente subiti.

Ma la Alfa, nel richiedere al giudice di secondo grado la declaratoria di cessazione della materia del contendere, in conseguenza della sopravvenuta perdita di efficacia del brevetto, ha già manifestato la volontà di non più insistere sulle proprie domande riconvenzionali, benché accolte in primo grado. Tali domande, d'altronde, non sono state tenute vive in questa sede, giacché la Alfa ha omesso di formulare qualsivoglia motivo di ricorso avverso il loro mancato accoglimento all'esito del giudizio di gravame. La necessità dell'accertamento della pregressa eventuale illegittimità della produzione e del commercio del medicinale (omissis), per asserito contrasto con i diritti di privativa della Alfa, se vista in funzione di pronunce inibitorie o di condanna avanzate nei confronti delle odierna controricorrenti, appare ornai quindi superata. Ne è dato ravvisare un qualsivoglia altro interesse che sorregga le domande della Alfa, la quale infatti insiste essa stessa - come s'è detto - per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Resta da chiedersi se residui, invece, un interesse delle controricorrenti ad una pronuncia di merito sulle domande proposte nella presente causa. Interesse che, astrattamente, potrebbe risiedere nell'intento di far accertare la nullità originaria del brevetto della Alfa, allo scopo di far risaltare l'assenza dei presupposti della denunciata contraffazione: non certo per sottrarsi alla reazione del titolare del brevetto medesimo - che si è visto non essere più attuale - bensì per dimostrare la piena liceità della produzione e del commercio del medicinale (omissis) e l'ingiustizia del pregiudizio subito dalla Delta e dalla Beta a partire da quando è stato loro Impedito di continuare a produrre e commerciare quel medicinale.

Un siffatto ipotetico interesse, tuttavia, difetterebbe dei requisiti della concretezza, dell'attualità e della riferibilità alle domande effettivamente proposte in causa.

Per rivestire il necessario carattere della concretezza, l'interesse a proporre ed a coltivare una domanda giudiziale non può, infatti, consistere nella mera ricerca di una soddisfazione morale, priva di ogni effettiva e pratica utilità per il richiedente. E, nella specie, non si riesce invece ad individuare alcuna utilità derivante alle controricorrenti dalla declaratoria retrospettiva di nullità del brevetto della Alfa, neppure facendo riferimento all'ostacolo che l'esistenza di tale brevetto avrebbe arrecato allo sfruttamento commerciale del più volte ricordato medicinale (omissis). In primo luogo, infatti, non appare essere mai stata davvero proposta dalla Delta o dalla Beta una domanda di risarcimento dei danni su tale base, e s'è già detto che l'interesse ad agire in un determinato giudizio non può dipendere dalla mera eventualità di altre e diverse azioni tuttora non esercitate. In secondo luogo, non può ignorarsi come sia stata adeguatamente documentata dalla difesa della ricorrente, e risulti anche dal testo dell'impugnata sentenza, l'esistenza di un ulteriore e distinto contenzioso tra le medesime odierne controricorrenti e la società britannica Gamma, titolare del brevetto n. 1.126.759 (con cui quello della Alfa è in rapporto di derivazione), conclusosi con una sentenza passata in giudicato la Quale ha definitivamente inibito alla Delta ed alla Beta la commercializzazione del medicinale (omissis), che utilizza il principio posto a base di entrambi i menzionati brevetti.

L'impossibilità di sfruttare commercialmente tale medicinale è quindi dipesa anche da ragioni diverse, autonome e preliminari, rispetto al contestato brevetto della Alfa, e ciò conferma il difetto di qualsiasi concreto interesse residuale delle controricorrenti a far accertare la lamentata nullità del brevetto scaduto.

4. in conclusione, non sussiste più alcuna utilità, giuridicamente apprezzabile, che le parti possano ricavare da una qualsivoglia pronuncia di merito sulle domande da esse inizialmente formulata nel presente giudizio.

Tale rilievo comporta che questa corte, pronunciando sul primo motivo di ricorso, in accoglimento del medesimo e restando assorbito l'esame degli altri, debba dichiarare cessata la materia del contendere.

Declaratoria che - come ben puntualizzato anche dalle Sezioni unite nella citata sentenza n. 1048 del 2000 - si traduce in una pronuncia di carattere processuale, senza alcuna idoneità a produrre effetti di giudicato sostanziale sulle pretese fatte valere nel giudizio cui in tal modo vien posto termine.

Ragioni di equità, insite nel carattere stesso dell'anzidetta pronuncia terminativa del giudizio e nel fatto che la cassazione della materia del contendere è dipesa da una circostanza del tutto indipendente dalla volontà delle parti, inducono a compensare per intero tra queste le spese tanto del presente giudizio di legittimità quanto dei due gradi del pregresso giudizio di merito.

P. Q. M.

La corte, pronunciando sul primo motivo di ricorso, con assorbimento degli altri, dichiara cessata la materia del contendere e compensa integralmente tra le parti le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2004.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2004